La disciplina italiana dei marchi presenta una peculiarità di notevole interesse teorico e pratico, imperniata sulla complessa dinamica tra preuso e registrazione: la coesistenza di due sistemi di tutela paralleli che possono entrare in conflitto tra loro.
Da un lato, la registrazione conferisce al titolare un diritto esclusivo di portata generale; dall’altro, la tutela del marchio di fatto, basata sul suo uso effettivo, è limitata ad un utilizzo territoriale.
Questa dualità assume particolare rilevanza nell’ambiente digitale, dove l’utilizzo di segni distintivi online può generare nuove forme di conflitto e richiedere un ripensamento delle tradizionali categorie giuridiche.
Il Fondamento normativo della Tutela duale
Il sistema italiano dei marchi si articola su due pilastri normativi fondamentali.
Il primo è rappresentato dall’art. 20 del Codice della Proprietà Industriale, che disciplina i diritti conferiti dalla registrazione, stabilendo che «i diritti del titolare del marchio d’impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio».
Il secondo pilastro è costituito dall’art. 2571 del Codice Civile, che tutela il preuso, disponendo che «chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso».
Dal preuso alla notorietà del marchio
Il conflitto tra il preuso locale di un marchio di fatto con un marchio identico o simile registrato successivamente, si concentra sulla nozione di “notorietà” raggiunta dal marchio di fatto.
Tradizionalmente divisa tra notorietà “locale” e notorietà “ultra-locale”, nell’attuale contesto digitale si impone un nuovo modello di notorietà, quella “virtuale”, che, come tale, si svincola da limiti geografici, locali e nazionali.
Pertanto, la costruzione e/o estensione di notorietà di un marchio tramite Internet apre a nuovi interrogativi sul preuso in quanto viene da chiedersi se tale operatività possa cambiare la portata territoriale del marchio di fatto, conferendogli una notorietà “non puramente locale”.
Di seguito ci soffermeremo dunque sul conflitto tra preuso di un marchio di fatto e uso di un marchio registrato, soprattutto in connessione all’ambito digitale.
Marchio di fatto e marchio registrato: le basi del conflitto
Come precedentemente riportato il “marchio di fatto”, è un segno distintivo non registrato che l’imprenditore utilizza in modo effettivo e continuativo (art.2571 c.c. – art.12, lett.a, c.p.i.) allo scopo di contraddistinguere i propri prodotti/servizi.
Affinché il marchio di fatto possa vantare i diritti di protezione e l’esclusiva, oltre all’uso effettivo e costante, deve poter dimostrare il requisito della notorietà vista come «conoscenza effettiva del marchio da parte del pubblico di riferimento» (Cass. Civ. sent.7658/2023).
Di contro, il marchio “registrato” – grazie appunto alla sua registrazione – vanta una protezione più ampia rispetto a quello “di fatto” e conferisce al suo titolare un diritto di uso esclusivo su tutto il territorio e per tutte le classi merceologiche per cui il segno è rivendicato.
Tuttavia il marchio, seppur registrato, può entrare in conflitto con uno di fatto – ovviamente se simile – allorquando quest’ultimo è preesistente al primo.
Il conflitto tra i due segni sorge nel momento in cui un soggetto utilizza un marchio di fatto e, in un momento successivo, un terzo soggetto decide di registrare un segno identico o simile.
La regola del preuso e i limiti territoriali
Secondo il principio del preuso, il soggetto che ha utilizzato in maniera duratura un marchio non registrato e ne ha costruito la notorietà ha il diritto di continuare ad utilizzarlo anche se un terzo registra successivamente un marchio identico/simile.
Tale diritto però è limitato alle aree geografiche e classi merceologiche del suo utilizzo.
Questo però non pregiudica a priori la legittimità della successiva registrazione di un marchio identico/simile da parte di un terzo, salvo che il preutente possa continuare ad utilizzare il proprio marchio, seppur nel limite del territorio in cui è attivo il marchio di fatto.
Se il preuso ha un carattere meramente locale, si dice che ha carattere “debole” perché (r)esiste in un regime di “duopolio” con il marchio registrato all’interno della zona geografica locale dove lo stesso marchio di fatto è già noto (art. 12, c.1, lett.a, c.p.i).
Pertanto, nel regime del duopolio locale la pacifica coesistenza del marchio di fatto e di quello registrato successivamente è regolata dal principio della “preclusione per coesistenza”.
Se il marchio di fatto ha invece costruito una notorietà ultra-locale, il preuso assume un carattere “forte”, tale da poter invalidare una successiva registrazione di un marchio identico/simile.
Ma cosa accade se il preutente o il registrante decidono di diffondere il proprio marchio tramite Internet (sito web, pagina Social)? La situazione si complica.
Uso tramite Internet: influenza la portata territoriale del preuso?
L’utilizzo di segni distintivi nell’ambiente digitale ha aperto nuove prospettive per la costituzione e la tutela di marchi di fatto.
L’uso costante e continuativo di un segno su piattaforme digitali, siti web, social media e marketplace online può infatti generare quella notorietà presso il pubblico che costituisce il presupposto della tutela del marchio non registrato.
La diffusione di un marchio di fatto tramite Internet può, per sua natura, estenderne la portata territoriale e aumentarne la notorietà oltre i confini puramente locali, generando così una notorietà “virtuale”.
La valutazione della confondibilità tra segni distintivi utilizzati online presenta aspetti peculiari legati alle modalità di fruizione dei contenuti digitali.
Il consumatore online ha spesso tempi di attenzione ridotti e può essere più facilmente indotto in errore da somiglianze superficiali tra segni distintivi.
Presenza online e percezione del pubblico
La giurisprudenza stabilisce che la semplice presenza o diffusione online di un marchio non basta automaticamente a provarne la “notorietà generale”: occorre valutare, caso per caso, l’effettivo impatto sul mercato e la percezione del segno da parte del pubblico.
A tal fine, è necessario presentare, a dimostrazione, evidenze concrete, allo scopo di quantificare l’effettiva visibilità e percezione del marchio da parte del pubblico non locale, come segno che distingue specifici prodotti/servizi.
Il giudice di merito (Trib. di Ancona, sent.865/2022) ha riconosciuto che il concetto stesso di localizzazione di un marchio deve evolvere con l’uso di Internet (sito web, Social, pubblicità online), amplificando la potenziale conoscenza del marchio oltre l’ambito puramente locale.
Di conseguenza, per tutelare il proprio marchio di fatto e invalidare quello registrato, il preutente deve dimostrare:
- un uso sistematico e continuativo del segno;
- che l’uso in rete abbia generato una clientela anche oltre l’ambito locale;
- un’efficiente gestione delle vendite e il raggiungimento di significativi dati di traffico che documentino un concreto risultato economico e l’estensione del target di riferimento;
- l’operatività di un’attività promozionale efficace che implichi un elevato grado di interazione e notorietà.
Se ne desume che il vero elemento differenziale che permette di travalicare un uso meramente locale (anche online) è la clientela.
La soluzione del conflitto
In conclusione, partendo dalla notorietà del marchio di fatto e dal suo effetto sul marchio registrato, si presentano due scenari, ove la notorietà virtuale ha assunto un peso significativo:
| Scenario | Notorietà del marchio di fatto | Effetto sul marchio registrato successivo |
| Duopolio | Puramente Locale
(uso limitato, non supportato da diffusione online efficace o vendite non locali). |
Il registrante può usare il marchio a livello nazionale; il preutente continua a usarlo solo nella sua zona locale. |
| Nullità registrazione | Ultra-Locale/Nazionale
(uso esteso, supportato da prove di diffusione virtuale e/o vendite significative su larga scala). |
Il marchio registrato viene annullato per mancanza del requisito della novità; il preutente acquisisce il diritto all’uso esclusivo. |
Conclusioni e Prospettive Future
Il conflitto tra marchio di fatto e marchio registrato nell’era digitale rappresenta una delle frontiere più dinamiche del diritto della proprietà industriale.
L’evoluzione tecnologica continua a generare nuove modalità di utilizzo dei segni distintivi e, conseguentemente, nuove forme di conflitto che richiedono un costante adeguamento degli strumenti giuridici di tutela.
La giurisprudenza italiana ha dimostrato una notevole capacità di adattamento, sviluppando principi interpretativi che consentono di affrontare le nuove sfide poste dall’ambiente digitale senza tradire i principi fondamentali della disciplina dei marchi.
La distinzione tra uso distintivo e uso meramente descrittivo, la valutazione della confondibilità in base alla percezione del consumatore medio, l’importanza della prova dell’uso effettivo e continuativo rimangono pilastri saldi anche nell’applicazione alle controversie digitali.
Tuttavia, l’evoluzione del commercio elettronico, l’affermarsi di nuove piattaforme digitali e lo sviluppo di tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale e la realtà virtuale, pongono sfide sempre nuove che richiederanno un continuo dialogo tra diritto e tecnologia.
La tutela del marchio di fatto online dovrà necessariamente confrontarsi con questioni quali, la:
- territorialità dei diritti in un ambiente globale;
- prova dell’uso in contesti sempre più complessi e articolati;
- valutazione della confondibilità in ambienti digitali in rapida evoluzione.
In questo contesto,
- la formazione continua degli operatori del diritto e
- il costante aggiornamento degli strumenti di tutela
rappresentano elementi essenziali per garantire una protezione efficace dei diritti di marchio nell’era digitale, preservando al contempo l’equilibrio tra tutela dei diritti esclusivi e libertà di concorrenza che costituisce il fondamento del sistema economico moderno.
