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Marchio di fatto o marchio registrato, quale scelta deve fare l’imprenditore? Il marchio d’impresa in uso, ma non registrato, è comunque tutelato?

Non c’è attività di impresa che non venga identificata con un nome o con un marchio, la cui funzione di indicazione dell’origine del prodotto/servizio, che l’imprenditore propone sul mercato, crea nel tempo quella fiducia che lega o invita il consumatore al prodotto.

Non ci addentriamo, in questa sede, nella distinzione tra nome, marchio, insegna, logo e brand.

Ci concentreremo piuttosto sulla non sempre consapevole scelta di registrare o meno un marchio, affidandosi ad un suo uso ormai consolidato, e ragioneremo sulla sua miglior tutela, cercando di indicare gli elementi distintivi e i vantaggi tra un marchio registrato rispetto a quello di fatto.

Di seguito per esigenze di wording useremo impropriamente anche la parola “segno” come sinonimo.  

E l’occasione di tornare in argomento ci è stata data da una recente ordinanza della Cassazione chiamata a ragionare sulla coesistenza e sulla prevalenza di marchi di fatto o registrati (Cass. Civ. – prima sezione civile – 07/02/2020, n. 2976).

Distinzione formale

Affinché un segno – sia esso registrato o di fatto – adempia alla sua funzione (ontologica) di distinguere e indicare con chiarezza un prodotto/servizio, è necessario che non venga confuso o scambiato con un altro marchio simile, generando quella confusione nella scelta di acquisto del consumatore, che potrebbe poi sfociare nella concorrenza sleale (sia essa dolosa o per colpa).

Come detto vi sono due macro distinzioni formali che caratterizzano il marchio:

  • di fatto
  • registrato.

Entrambi i marchi poi sono uniti dalla differenza di merito tra quello nominativo e quello figurativo, di cui ci occuperemo in un prossimo capitolo.

Per certificare l’originalità, la proprietà e quindi la riconducibilità di un segno, l’imprenditore può sin da subito tutelare il proprio marchio d’impresa tramite la procedura della registrazione, con cui il titolare acquista un diritto di esclusiva su di esso.

Ma di fatto anche il semplice uso del segno non registrato, permette all’imprenditore di identificare il proprio prodotto e di difenderlo in caso di concorrenza.

E allora qual è la differenza? Tra il marchio di fatto e quello registrato quale assume un valore economico maggiore? In caso di controversia, con quale l’imprenditore è in maggior misura tutelato?

Differenza tra marchio di fatto e marchio registrato?

Ebbene per aiutare l’imprenditore ad effettuare la migliore scelta in linea alla propria strategia aziendale mettiamo sul tavolo vantaggi, svantaggi e tutele a garanzia dell’uso di un segno non registrato o di uno registrato.

Cos’è che differenzia il marchio non registrato da quello registrato?

Marchio di fatto/marchio registrato: requisiti di tutela, vantaggi e svantaggi.

Marchio di fattoMarchio registrato
capacità distintivacapacità distintiva
novitànovità
liceitàliceità
diritto di esclusiva limitatadiritto di esclusiva
può essere cedutopuò essere ceduto
concessione in licenzaconcessione in licenza
valore economico debolevalore economico forte
protezione territoriale limitataprotezione territoriale nazionale certa
onere della prova d’uso e notorietà in giudiziogaranzia di tutela in giudizio su terzi

DUNQUE, la differenza tra i due segni sembra ridursi agli ultimi tre elementi della tabella riassuntiva, ma non è di poco conto.

La registrazione conferisce un valore economico certo e un principio di prova sulla titolarità e diritto d’uso, che il marchio di fatto, viceversa, deve dimostrare in caso di contestazione, oltre a doversi sforzare nell’uso per la tutela dei propri confini di riconoscibilità.

E così, laddove la registrazione conferisce una sua identità al marchio e tutela, laddove non registrato, quali sono gli elementi costitutivi del marchio di fatto che ne garantiscono il diritto su di esso?  

L’uso effettivo e la notorietà.

Indispensabilità dell’uso effettivo del segno

Affinché il segno non registrato sia tutelato sul mercato, è indispensabile che vi sia un suo uso effettivo da cui si può dimostrare l’intenzione dell’imprenditore di impiegare tale segno come distintivo dei prodotti/servizi della propria impresa.

A tal fine questo “uso” deve essere:

  • continuo,
  • reale,
  • non certamente occasionale.

E all’uso effettivo, quale presupposto costitutivo del diritto sul segno, è associata anche la notorietà che sia però di fatto generalizzata e non locale, quale presupposto costitutivo di protezione dai marchi successivi.

La notorietà del marchio di fatto

Infatti, si ritiene che l’acquisto del diritto sul segno non registrato deriverebbe non solo dall’uso in sé, ma anche – se non piuttosto – dal requisito indispensabile della notorietà che il segno stesso ha acquisito nel tempo.

Una notorietà che assicura da parte della clientela interessata la riconducibilità del marchio a quel prodotto o servizio.

Un marchio di fatto che rispetti i principi di uso e notorietà potrà rivendicare:

1.     Divieto di uso del segno da parte di terzi non legittimati

Indipendentemente dalla registrazione o meno del segno, l’imprenditore può vietare a terzi il suo uso se pone un rischio di confusione per il consumatore sull’origine stessa del prodotto/servizio (art.2598 c.c.- concorrenza sleale).

2.     Uso precedente del marchio di fatto: preuso

Chi ha di fatto già usato un segno non registrato – mettendo in atto il cosiddetto “preuso” che potrebbe togliere il requisito di novità ad un marchio registrato successivamente – potrà continuare ad utilizzarlo anche dopo la registrazione da parte di terzi (art.2571 c.c.), anche se con dei limiti territoriali in virtù della propria notorietà.

3.     Notorietà generale e notorietà locale

Esiste la possibilità per il titolare di un segno non registrato con acquisita “notorietà generale” e non solo locale, di potersi opporre alla registrazione di un marchio simile o uguale, che possa di fatto generare confusione nel consumatore (art.12 c.p.i).

Onere della prova d’uso sul marchio di fatto

Infine, per dimostrare che ci sia stato un effettivo preuso del segno non registrato, che ne ha determinato la notorietà, l’imprenditore deve presentare tutte le prove a sostegno dell’uso effettivo e della notorietà che ne garantisce il riconoscimento sul mercato.

La prova d’uso deve essere sostenuta dall’effettiva vendita del prodotto/servizio.

Sulla base di questi presupposti, quindi qual è la scelta migliore per l’imprenditore?

Certamente quella di progettare nell’ambito della strategia aziendale sin da subito la registrazione del marchio d’impresa che garantisce:

  • l’immediata e automatica protezione del marchio in tutto il territorio nazionale;
  • una posizione dell’impresa su un mercato fortemente concorrenziale

a protezione di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale sullo stesso.

In conclusione, un marchio forte e riconosciuto avrà dunque di fatto la sua tutela se rispetta i requisiti sopra riportati.

Tuttavia, nei casi ordinari, soprattutto per quei marchi la cui notorietà è limitata ad ambiti territoriali ristretti, è sicuramente consigliabile procedere con la registrazione.

Con essa, infatti, si conferisce al marchio un valore, una tutela e proprietà a prescindere dall’intensità della sua fama (o del prodotto che individua) e, soprattutto in ambito economico, ne permette una migliore identificazione.  

Non vi è infatti marchio noto che non sia registrato.

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