Il marchio se non viene usato o rinnovato decade, come abbiamo visto in precedenti articoli e lo rivedremo presto in una nuova raccolta che andremo a presentarvi (spoiler). Ma nulla è perduto: soccorre in tal caso l’istituto della “riabilitazione” di un marchio decaduto.
Qui ci accingiamo a conoscerne i presupposti.
L’imprenditore, nel ciclo di vita della sua azienda, può infatti valutare di abbandonare o dismettere il proprio marchio.
La decisione può essere influenzata dalla variazione delle dinamiche aziendali, o da una diversa scelta strategica, piuttosto che da una resa rispetto a competitors più aggressivi, o da un mancato rinnovo della linea simboleggiata da quel marchio.
Tutte per diverse ragioni, ma la storia industriale è ricca di esempi in tal senso: Fila, Invicta, Fantic Motor, Sergio Tacchini (per citarne alcuni).
Ci siamo così soffermati ad indagare sul destino di questi naufraghi, di queste vecchie glorie del panorama industrial-commerciale, fino a chiederci come si possa donare loro una seconda vita (o chance) e se esiste un “ufficio dei marchi dimenticati”.
Il fenomeno della “riabilitazione” del marchio decaduto
Strettamente legato alla disciplina della decadenza del marchio è proprio il suo effettivo uso, (come spiegato in un nostro precedente contributo).
Per cui per poter conservare il diritto esclusivo sul marchio registrato, è necessario utilizzarlo in maniera continuativa entro i cinque anni dalla sua registrazione, diversamente si incappa nella decadenza.
La decadenza può però essere sanata e quindi il marchio riabilitato, come leggiamo nell’art.24, c.3, c.p.i.:
«salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l’uso, la decadenza non può essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell’eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l’uso effettivo del marchio».
Pertanto, qualora si riscontri che tra l’effettiva scadenza dei cinque anni e la presentazione della domanda di decadenza:
- ci sia stata una ripresa dell’uso effettivo del marchio da parte del titolare stesso,
- o ci sia stato un suo inizio di uso da parte di un terzo,
non si può ancora dichiarare che il titolare abbia perso i diritti sul suo marchio.
Certamente il terzo che abbia acquisito i diritti sul marchio nel periodo in cui non è stato utilizzato, può di fatto mantenere valida la decadenza sul marchio anteriore anche qualora il titolare ne abbia ripreso l’uso.
Marchio in pubblico dominio
In mancanza di un rinnovo del marchio, questo decade e diventa di pubblico dominio, ossia potrà essere utilizzato liberamente da chiunque ne abbia interesse e registrato dal nuovo titolare, solamente trascorsi due anni dalla data del mancato rinnovo.
Un termine previsto dalla normativa, condizionato anche dal requisito della capacità distintiva e della novità, per cui solo qualora si riscontrino nuovamente sul marchio questi requisiti per riabilitarlo, allora sarà possibile procedere alla sua registrazione.
L’applicazione e limiti alla riabilitazione del marchio
La riabilitazione può avvenire sia in caso di ripresa dell’uso del marchio entro cinque anni dalla mancata utilizzazione, sia quando l’uso sia ripreso ex novo.
Certamente perché si possa applicare l’istituto della riabilitazione devono sussistere determinati presupposti.
Innanzitutto, il titolare non può effettuare una ripresa o inizio d’uso di un marchio solamente perché è venuto a conoscenza della presentazione di un’imminente domanda di decadenza.
In tal caso la riabilitazione non sarà applicabile qualora il titolare del marchio si prepari ad un’azione di inizio o ripresa d’uso nei tre mesi antecedenti alla richiesta del giudizio, che intende validare la decadenza.
Un altro limite all’applicazione della riabilitazione è riscontrabile qualora ci siano soggetti che, per varie motivazioni, sono contrari all’esecuzione della riabilitazione, avendo riscontrato idonei presupposti ai fini della richiesta di decadenza del marchio.
Ad esempio, quando un concorrente abbia nel frattempo depositato un marchio che possa entrare in contrasto con quello anteriore oggetto di decadenza, per cui è necessario capire quali sono le regole applicabili in termini di riabilitazione del marchio.
Un esempio pratico
Partiamo da un esempio pratico con due marchi nazionali, su cui valutare la validità o meno del marchio anteriore decaduto o in fase di decadenza, rispetto ad un marchio successivo registrato, per determinare l’eventuale riabilitazione.
Si applicherà la disciplina dell’art.24 c.p.i., in materia di ripresa dell’uso del marchio decaduto e relativa riabilitazione, in combinato con l’art.12, 2° comma, c.p.i.
In applicazione della relativa disciplina si potranno prevedere due ipotesi.
I ipotesi
Il marchio successivo viene depositato quando il marchio anteriore non sia ancora decaduto.
In tal caso, fino al momento in cui il marchio anteriore non decade, si applica l’art.12, c.2, c.p.i, per cui il titolare del marchio anteriore può far richiesta di nullità proprio per la presenza di un marchio anteriore in conflitto con quello successivo.
Ma la richiesta di nullità dovrà essere fatta prima che il marchio anteriore sia decaduto, per cui si applica l’art.24, c.3, c.p.i., permettendo al titolare del marchio anteriore un riuso dello stesso, tramite la riabilitazione, e di conseguenza potendo agire in giudizio per annullare il marchio che è stato registrato successivamente.
Contestualmente però il titolare del marchio successivo, nel momento in cui quello anteriore sia di fatto oggetto di decadenza, può avviare un’azione in giudizio per un suo accertamento, anticipando gli eventuali «preparativi di ripresa dell’uso effettivo», con l’intento di una riabilitazione.
Si viene pertanto a creare una situazione di incertezza in cui i due marchi confliggenti, anteriore e successivo, coesistono, che troverà soluzione in un modo o nell’altro, a seconda della capacità di reazione dei due titolari.
II ipotesi
La seconda ipotesi vede il deposito del marchio successivo quando il marchio anteriore è già soggetto a decadenza, per cui la disciplina applicabile è solo l’art. 24, c.3, c.p.i.
In questo caso l’eventuale decisione di ripresa dell’uso del marchio anteriore, dato che è già in decadenza, non può essere oggetto a riabilitazione.
La riabilitazione del marchio anteriore può aver luogo solo se i suoi diritti sono stati acquisiti da terzi con il relativo deposito o uso.
Pertanto, in base alla normativa, qualora si crei un conflitto tra i due marchi, di fatto la registrazione del marchio successivo è da considerarsi a tutti gli effetti valida, in quanto il deposito della domanda del segno è avvenuto quando il marchio anteriore era già in decadenza.
In questo caso non è ammissibile una coesistenza dei due marchi, dato che l’eventuale ripresa del marchio decaduto è avvenuta oltre il tempo limite.
Ruolo della memoria sul marchio decaduto
In caso di marchi confliggenti, per determinare quale sia quello che ha i requisiti per rimanere in vita, ottenendo nel caso la riabilitazione, non basta applicare la normativa in materia, occorre fare riferimento anche alla “memoria” che il consumatore ha del marchio decaduto.
Infatti, con la disciplina della decadenza si consente al terzo di poter riabilitare un marchio non usato, tenendo conto però anche del vivo ricordo che il consumatore possa aver mantenuto nella sua mente rispetto al marchio anteriore, ormai decaduto.
Pertanto, il terzo dovrà fare i conti con la notorietà che il marchio decaduto ha acquisito nel tempo, quindi la sua riconoscibilità sul mercato e funzione di contraddistinguere i prodotti/servizi rivendicati dal segno.
Allo stesso modo sarà difficile che una ripresa d’uso, e soprattutto un avvio ex novo, di un marchio decaduto possa tornare in vita se non possiede quei requisiti in grado di sollecitare nel consumatore il suo ricordo, che oramai si è perduto, e la tipica connessione tra il marchio stesso e l’impresa.
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